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【分享】“禁止反悔原则”知多少

浏览次数:2002     日期:2018-07-16 09:28

禁止反悔原则


禁止反悔原则指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。是专利侵权诉讼中的一种法律规则。主要指专利权人如果在专利审批过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩,则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。


禁止反悔原则是民法中诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。其主要作用在于,禁止专利权人在专利授权确权过程中通过修改权利要求的保护范围,重新将不属于其专利权保护范围的内容纳入专利权的保护范围的手段;以及在专利审批阶段为了获得授权先要求一个较小的权利要求,在侵权诉讼阶段运用等同原则反悔,从而依靠较大的权利要求保护范围。无论哪种做法,无疑都会造成公众利益的损失。因此,在必要的时候使用禁止反悔原则可以达到维护全体权利人权益,实现诚实信用、公平竞争的目的。

 

禁止反悔原则在世界上的许多国家都有对应的法律要求,是国际上的通行原则。

 

美国禁止反悔原则又称审查档案禁反言,该原则是衡平法上的保护手段。法院在进行专利侵权判断时,不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批程序中为取得专利而放弃的保护。并且要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的,并记录在官方的专利审查档案中。


美国联邦巡回上诉法院对于禁止反悔原则做出了如下解释:


当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信自己的商业行为将不会受到专利权的干扰,并且该侵权人依赖这种表示继续自己的业务或扩大自己的业务,则此时便产生了衡平法上的禁止反悔。


该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失,也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施。所以,在美国,禁止反悔原则的效力是很大的,一旦被辩护成立,专利权人便会彻底败诉,也无法追回诉讼前的一切经济损失,令权利人不得不高度重视。相似的,英国、日本、德国等国家都对禁止反悔原则做出了相关规定,并应用于本国的司法实践之中。

 

在我国,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条对“禁止反悔原则”做了更加详细的规定:


专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。


为了更加准确地界定何为“技术方案的放弃”,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定:


权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

 

接下来让我们通过一个具体的案例更好的理解禁止反悔原则的适用,由于篇幅有限,我们选取案件中涉及禁止反悔原则的重点部分来说。



涉案专利权人蒋小平拥有“鲨鱼鳍式天线”发明专利,其指控重庆力帆汽车销售有限公司等三被告生产、销售的被诉产品侵犯其专利权。南京中院一审认定被诉产品落入专利保护范围,重庆力帆等三被告共同实施了相关侵权行为,判赔专利权人200万元。三被告不服一审判决,向江苏高院提起上诉。

 

江苏高院二审认为,因专利权人在专利无效程序中对权利要求进行了限缩性的意见陈述,且该意见陈述并未被专利复审委员会明确否定,故力帆两公司依据禁止反悔原则,主张被诉产品的“天线引线”不能等同于专利的“连接元件”、被诉产品的“胶粘接”不能等同于专利的“固定嵌装或卡装”,被诉产品没有落入专利权利要求保护范围成立,法院予以支持。依据上述法律要求,结合案情得出如下结论:

 

1.关于天线信号输出端与天线放大器

信号输入端的连接关系


专利权人已将专利天线信号输出方式限定为“通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接”或者“直接与同轴电缆匹配相连”,而被诉产品采取“天线引线与电子线路板相连”,其天线信号输出端既未与天线连接元件相连,又没有与同轴电缆匹配相连,两者技术特征并不相同。

 

一审中,蒋小平认为,“涉案专利权利要求并没有限定连接元件的具体结构及具体形式;引线属天线连接元件的一种,引线连接也是一种连接方式”。但二审法院认为,对于本领域普通技术人员而言,连接元件系具有特定的含义,是指连接天线与放大电路的元件,故蒋小平的上述主张缺乏依据,不应采纳。一审认为“天线引线也是天线连接元件的一种,被控侵权产品的该技术特征与原告专利的该技术特征相同”,该认定亦缺乏依据,应予纠正。

 

2.关于无线电接收天线的固定方式


在对比文件1CN1841843A发明专利中已经公开了将天线设置在天线外壳内侧上部的技术特征,仅是未见具体的固定方式,但专利权人已将无线电接收天线在天线外壳内侧上部的固定方式限定为“注塑嵌装或固定卡装”,应认定为放弃了其他固定方式。本案中,被诉产品采用“胶粘贴”的固定方式,直接将无线电接收天线的两端粘在外壳内侧,与专利相应技术特征并不相同。

 

综上,根据禁止反悔原则,对于专利权人在无效程序中已经放弃的技术方案,在侵权诉讼中不能再以等同特征纳入专利权利要求的保护范围,因此,被诉产品未落入专利权利要求的保护范围,不构成侵犯专利权。力帆两公司上诉主张本案应当适用禁止反悔原则的理由成立,法院予以支持。蒋小平主张本案不应适用禁止反悔的抗辩理由不能成立,法院不予采纳。

 

关于禁止反悔原则笔者今天的介绍就到这里,如果您对禁止反悔原则在具体判例上的应用还存在疑问,欢迎联系同立钧成的专利代理人,我们将为您提供量身定制的最佳方案。



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