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【视野】聊聊专利侵权判定中的捐献原则

浏览次数:1799     日期:2018-10-25 02:41

捐献原则是指在专利侵权判定中,如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案,但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围,则该实施方案被视为捐献给了公众。专利权人不得再根据等同原则将其纳入权利要求的保护范围当中。实质上,捐献原则和禁止反悔原则一样,都是对等同原则适用的限制。

 

捐献原则起源于美国,在1881年的Miller v. Brass Co.一案中,美国联邦最高法院在判决中指出:“如果要求保护某一种装置,但对于从专利表面来看非常明显的其他装置没有要求保护。从法律上看,没有要求保护的就捐献给了公众”。


1982年美国联邦巡回上诉法院 (CAFC)成立,但由于对等同原则的适用较为宽松,导致当时出现了许多专利权人获得等同判决过分容易的案例。为了平衡专利权人和公众的利益,美国开始了对于捐献原则的探索。直到2002年的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 一案,等同原则受到了更加严格的限制,而捐献原则告别了不稳定性,得到越来越广泛的适用。而同年的Johnston Assocs. v. R.E. Serv. Co. 一案则让CAFC最终确立了捐献原则适用的基本模式。

 

在我国,2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第五条也对捐献原则进行了规定:

 

对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。


想要了解我国对于捐献原则的运用,不妨看看下面这个案例。

 

珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力公司)于2006年9月11日申请了名为"可拆装式空调室内机管路安装挡板"的实用新型专利(申请号为ZL200620064110.5)。广东美的制冷设备有限公司(以下简称美的公司)向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告格力公司涉案专利无效。涉案专利共提出10项权利要求,其中第1项独立权利要求表述为:"一种可拆装式空调室内机管路安装挡板,其特征在于,其包括固定板和滑动板,该固定板为一中空的薄板,在固定板一面有两个滑轨,两滑轨间距大于或等于滑动板宽度,滑动板卡在两滑轨之间"。2011年8月,国家知识产权局发出《实用新型专利检索报告复核意见通知书》,认为涉案专利的全部权利要求1-10具有新颖性和创造性。

 

2012年2月2日,格力公司以美的公司侵害其实用新型专利权为由,向原审法院提起诉讼。格力公司主张,被诉侵权产品完全具有涉案专利的独立权利要求1和从属权利要求4、5、6、7的所有技术特征,落入涉案专利权利保护范围。美的公司否认侵权并就现有技术抗辩提交三份专利文献。


一审法院认为,被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利保护范围是本案的焦点问题。经过对涉案专利独立权利要求1和从属权利要求4、5、6、7分别进行分解,并与被诉侵权产品的技术特征进行对比,一审法院认为,被诉侵权产品的技术特征包含了涉案专利权利要求1、4、5、6、7中记载的全部技术特征,落入涉案专利保护范围。

 

针对美的公司提出的现有技术的抗辩主张,一审法院认为被诉侵权技术方案与三份现有技术方案的技术主题均不相同,其主张不能成立。综上,一审法院认定美的公司的侵权行为成立,需赔偿格力公司经济损失人民币95万元。美的方面不服,上诉至广东省高级人民法院。

 

本案二审的焦点问题依旧是被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权保护范围。二审法院认为,涉案专利权利要求1包括五个技术特征,其中技术特征①一种可拆装式空调室内机管路安装挡板,其包括固定板和滑动板;被诉侵权产品的技术方案相应的技术特征也有五个,其中技术特征1为一种不可拆卸的空调室内机管路安装挡板,由固定板和滑动板两部分组成。

 

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。因此,虽然涉案专利说明书并不支持"可拆卸"这一功能性技术特征,但由于专利权人在撰写专利权利要求时,明确增加了"可拆卸"的功能,客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则,在侵权案件中,专利权人不能再随意将已经捐献的技术方案再纳入专利保护范围。综上,被诉侵权技术方案的技术特征1与涉案专利相应的技术特征①相比,采用了不同的技术手段,实现了不同的功能,达到了不同的效果,不是等同的技术特征。

 

最终,二审法院支持了美的公司认为被诉侵权产品不构成侵权的上诉理由,驳回了格力公司的诉讼请求。

 

捐献原则的引入有利于强化专利权利要求书的公信力,以制约权利人适用等同原则而造成的专利滥用问题,防止专利权人“两头获利”。当然,司法部门在使用捐赠原则时,还应进一步限定适用范围,明确适用前提,以达到权利平衡之目的。




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