在涉外专利申请实务中，美国专利法第101条，对于代理人而言并不陌生，今天我们就来聊聊这则让人无比惆怅的法条。

先来看看第101条的定义：

这可以说是real宽泛了，翻译过来就是说，任何人，就其发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组分，或者其它任何新的且有用的改进，可以获得一项专利，只要该发明或发现也满足本法的其他规定。小伙伴们不要被绕晕，简单来说，可授权专利主题包括“阳光底下一切的人为事物”，暗含不包含自然法则（laws of nature）、自然现象（natural phenomena）及抽象概念（abstract ideas），这三项例外均不属于适格主题（eligible subject matter）。

那么，对于申请人来说，最关心的莫过于如何避免专利申请被下发不符合101条的审查意见。我们不妨从最高院在过往案例中对于第101条的判断准则入手，来看看如何规避上述风险。

从前面提到的例外情形来看，自然规律和自然现象尚好理解，但抽象概念却不容易把握。到目前为止，最高院一直未给出关于抽象概念的明确定义。

事实上，在2014年的Alice案之后，所有被挑战不满足专利适格主题的专利（不仅仅是软件专利），均需要通过Mayo两步测试法才能被认定是有效的。

具体的测试法分为两步：

第一步：判断权利要求是否涉及不可专利的主题（例如自然规律，自然现象或者抽象概念）；

第二步：如果权利要求涉及不可专利的主题，进一步判断权利要求中是否有额外要素（additional elements），然后逐一判断这些权利要求的各元素及其组合是否存在发明概念（inventive concept），足以把权利要求的本质转变为适格主题。也就是说，判断该专利是否存在足以确保整体专利方案明显多于（significantly more）非适格主题的发明概念，而使得该专利被转换为适格主题。

从上述判定步骤来看，权利要求的主题只有在加入了超越“易于理解（well-understood）、常规（routine）、之前被技术人员在该领域实践过的传统活动（conventional activity）”的内容后方可成为适格专利主题。也就是说，通过Mayo两步测试法，对于权利要求的主题是否适格的判断，已经从一项法律问题转变为是否包括上述额外要素的事实问题。

有鉴于此，在撰写权利要求时，比如，权利要求的保护主题是方法，通常建议可以加入执行主体，将方法特征有形化，这样更有利于判断权利要求中是否具备了上述额外要素，但这样并非是说只要加入了执行主体就一定不会被审查员以不符合第101条的规定为由而核驳哦，具体情况还需具体分析。

当然，如果专利申请被下发了第101条的审查意见，比如，若审查员认定权利要求属于抽象概念，不用惊慌，我们可以对权利要求进行适当修改和争辩，如此也是有望克服该缺陷的。具体在答复时，可以论述该权利要求旨在限定一种处理过程，而该过程确实涉及了非易于理解的、非常规的、非传统活动的处理，从而认定该权利要求因存在明显多于非适格主题的发明概念而属于可专利的主题。值得注意的是，此处的“明显多于”与美国专利法第103条规定的创造性条款并无冲突，创造性条款是相对于现有技术进行比较，而第101条中的“明显多于”则是强调专利申请在某一个具体领域的改进和其技术效果。

在日常的法律实践中，申请人可能还会遇到有关第101条的其他问题，那么，究竟如何在答复审查意见时有理、有力地说服审查员，甚至如何在专利申请撰写或提交美国申请时打好基础，可以由小编所在的同立钧成海外团队提供专业解决方案哦。

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