同立钧成丨中国专利审查程序系列（III）实用新型专利的明显创造性审查

浏览次数：701     日期：2024-02-19 08:53

作者：谢百韬

随着《专利法实施细则》和《专利审查指南（2023）》的公布与实施，中国实用新型专利的明显创造性审查政策正式迈入实施阶段。

一、实用新型明显创造性审查的法律依据。

1、《专利法》的相关规定

第二十二条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

2、《专利法实施细则》的相关规定

第五十条规定：专利法第三十四条和第四十条所称初步审查，是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件，这些文件是否符合规定的格式，并审查下列各项：

……；

（二）实用新型专利申请……是否明显不符合专利法……第二十二条……的规定；

3、《专利审查指南》的相关规定

第一部分第二章对实用新型专利申请的初步审查进行了规定，具体的，第11节“根据专利法第二十二条第二款和第三款的审查”第3段规定：审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定。

第四部分第六章第4节对无效宣告程序中实用新型的创造性审查进行了规定：实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。（1）现有技术的领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。（2）现有技术的数量。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

二、实用新型明显创造性审查的标准推测

在明显创造性审查规定出台之前，新颖性的审查方式主要遵循以下两点：首先，对于无区别技术特征的情形，审查员采用一项现有技术进行正常的新颖性评述；其次，对于有区别技术特征的情形，审查员采用一项现有技术结合惯用手段的直接置换的方式进行新颖性评述。

目前，实用新型专利的申请量依然庞大。考虑到实用新型在制度设计上的初衷是为了快速授权和快速使用，且专利法第二十二条第三款也明确规定了发明和实用新型专利在创造性高度上的不同要求，这意味着实用新型专利的明显创造性审查与发明专利的实质审查在本质上是有所区别的。

因此，对于初步审查阶段的实用新型明显创造性审查，预计遵循如下表所示的原则

三、实用新型明显创造性审查对实务层面的影响

根据国家知识产权局公开的信息，实用新型专利初步审查阶段引入明显创造性审查的主要目标是提升审查质量、突出质量导向，并严格把控授权关。基于这一政策动向，预计实用新型专利将受到以下几方面的影响：

首先，授权率可能会出现一定程度的下降。这意味着申请前的查新检索变得尤为重要。为了确保申请后的授权，实用新型专利提案的查新检索不仅要确保新颖性，还必须涵盖明显创造性的范畴。

其次，对创新性的要求将更为严格，这可能导致申请量有所下降。因为更多的专利可能会因创新性不足而被驳回，这将促使申请人选择更具创新性的技术方案进行实用新型专利申请，或者放弃那些缺乏授权前景的申请，甚至直接选择申请发明专利。

第三，经过明显创造性审查的实用新型专利，其质量将得到显著提升，稳定性也将更好，更难被无效。这将使实用新型专利成为更有效的维权工具。特别是部分案件可能会以接近无效阶段的严格标准进行授权，这将进一步提高实用新型专利的稳定性，有助于其更好地运营和使用。

最后，由于明显创造性审查引入了新的法条，并可能涉及更多现有技术的检索和创造性审查意见，预计审查意见通知书的次数将有所增加，进而可能导致审查周期延长。这将对申请人和代理机构构成较大的成本压力和影响。

综上所述，对实用新型专利的明显创造性进行严格的审查，将对其专利质量产生显著的积极影响，促进实用新型专利的创新性和实用性。同时，这也将对申请人的专利申请策略提出更高的要求，需要在申请前进行更为深入的技术创新和专利性分析，从而更为客观、恰当地保护创新成果。